Mediaset.com: un "nome a dominio" conteso tra società

Di recente si è letto sui giornali che Mediaset ha ottenuto, nei confronti della società americana Fenicius Llc, l'inibizione all'uso del nome e del dominio "Mediaset.com" nonché di 1.000 euro di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento, emesso dalla nona sezione del Tribunale Civile di Roma. I giudici hanno accolto il ricorso 1193/12 di Mediaset nei confronti della società americana imponendole, come detto, di cessare l'uso del dominio, la cui acquisizione è stata, secondo la società italiana, "compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio Mediaset". In questo articolo cerchiamo appunto di ricostruire la vicenda e soprattutto di fornire qualche presupposto giuridico per interpretare il caso concreto.

Il “nome a dominio” è la formula utilizzata per indicare l’indirizzo di un sito internet (es. www.unimi.it è il sito dell’Università Statale di Milano). Ma scegliere un “domain name” non è "semplice" come decidere il nome di un figlio. Mentre i genitori sono liberi di chiamare il proprio successore nel modo che più gradiscono e non si presenta alcun rischio se in una stessa città o in una stessa classe si trovino a coesistere due o più ragazze con lo stesso nome, cosa diversa succede per la scelta di un indirizzo internet, in particolare se è un imprenditore a doverla fare. Il nome a dominio è, infatti, anche un segno distintivo dell’impresa, insieme al marchio, la ditta e l’insegna e come tale è suscettibile di attirare il pubblico degli eventuali consumatori dei prodotti offerti sul mercato da tale impresa. 

Il nuovo Codice sulla Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005) al suo articolo 1 sotto la generica espressione "proprietà intellettuale" fa ricadere, tra i vari beni immateriali tutelati, proprio i marchi e gli altri segni distintivi. La protezione accordata a tali diritti è simile a quella predisposta per il diritto di proprietà. Ma nonostante la crescente importanza dei nomi a dominio il nostro c.p.i. non detta per loro una disciplina specifica, la quale si ricava da alcune norme relative ai rapporti con i marchi sulla base del principio dell’unità dei segni distintivi. Vediamo cosa significa. 

I marchi e gli altri segni distintivi (tra cui i nomi a dominio) vanno registrati presso l’ UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) e chi, senza mala fede, ottiene la registrazione, acquisisce il diritto esclusivo (come il codice civile afferma per la proprietà) all’uso del marchio su tutto il territorio nazionale. Sul presupposto della registrazione in ambito italiano può ottenersi la registrazione internazionale presso l’organizzazione mondiale per la proprietà industriale con sede a Ginevra (art. 17 c.p.i.).

Il soggetto che ha registrato il suo marchio può così impedire a chiunque di porre in commercio, pubblicizzare prodotti o servizi identici, contraddistinti dal marchio uguale a quello registrato; può impedire anche l’uso di un marchio simile, per prodotti o servizi simili, ove tale somiglianza determini un rischio di confusione per il pubblico. Si noti bene che uno stesso marchio può dunque essere usato da più imprenditori per contraddistinguere prodotti o servizi diversi sempre che non siano confondibili. Tuttavia quando il marchio è celebre si può vietare ai terzi l’uso di un marchio anche simile o identico per prodotti comunque non affini.

Secondo il principio di unità dei segni distintivi, la protezione del titolare del marchio si estende anche al divieto che altri adottino un segno uguale o simile come ditta, insegna o nome a dominio (art.22 c.p.i.).

Il diritto all’uso esclusivo derivante dalla registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della relativa domanda ed è rinnovabile per la stessa durata alla scadenza per un numero illimitato di volte (artt.15 e 16 c.p.i.). 

In via generale la tutela di tali beni immateriale è affidata alle norme del codice civile e del c.p.i., che vietano la concorrenza sleale diffusoria. Si consente di difendere il marchio, così come il nome a dominio, dagli atti di contraffazione e di usurpazione posti in essere da terzi mediante un giudizio ordinario ovvero il ricorso alla tutela cautelare. In particolare il c.p.i. consente all’autorità giudiziaria di disporre oltre all’inibitoria all’uso del nome a dominio illegittimamente registrato anche la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione successiva all’inibitoria. Considerata la capillare diffusione di internet e soprattutto le potenzialità della rete a livello economico e commerciale, è divenuto particolarmente vantaggioso registrare domini internet, o perlomeno tutelarli registrandone il corrispondente marchio.

Ritornando al caso concreto presentato all’inizio, Rti  (Reti Televisive Italiane), società della famiglia Berlusconi ha dimenticato di rinnovare la registrazione del nome di dominio www.mediaset.com con la conseguenza che una società americana se lo è aggiudicato ad un’asta ed ha, ora, iniziato ad utilizzarlo per vendere media-sets ovvero dispositivi di elettronica. Il procedimento esperito dinanzi alla competente autorità – il centro per l’arbitrato e la mediazione dell’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale – non ha dato ragione alla società Rti, che ha cercato di sostenere e provare la mala fede dell’aggiudicatario del nome a dominio, non riuscendovi. Gli arbitri della WIPO hanno deciso che la Fenicius Llc sta ora legittimamente utilizzando il dominio www.mediaset.com per commercializzare dispositivi informatici (media sets), dato che l’espressione "Mediaset" ha carattere generico. La società di Cologno Monzese sta cercando di riappropriarsi del dominio ed ha fatto ricorso alla giustizia ordinaria. Il ricorso è stato accolto, come all’inizio abbiamo enunciato, dal Tribunale civile di Roma, che ha disposto l’inibizione dell’uso del nome e del dominio mediaset.com e 1000 euro di penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Secondo il tribunale "di casa" l’azienda è riuscita a provare la mala fede dell’acquirente nel comprare il dominio e per questo ha emesso i provvedimenti suddetti. Mediaset si prende quindi la rivincita sulla questione del dominio web dopo aver incassato il no da parte della World Intellectual Property Organization al ricorso contro la societa' americana Fenicius Llc.


Collegamento ad una articolo sulla proprietà industriale, derivata dalla proprietà intellettuale, e sulle necessarie diverse tutele per i beni immateriali quali le conoscenze e i beni materiali: La proprietà intellettuale è un diritto individuale o una conoscenza condivisibile?

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